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作者 | 溫旭 潘瑩 廣東三環彙華律師事務所
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（本文8138字，閱讀約需15分鍾）
每年的中秋佳節，中華兒女都會團聚一堂，共話溫馨親情，月餅是這一團圓節日必不可少的傳統美食，“榮華月餅”更是許多人的不二之選。殊不知，目前市場上存在香港“ ”及廣東順德的蘇氏“榮華月餅”，雙方間圍繞“榮華月餅”也存在大量訴爭，近日許多媒體廣泛報道此案。本文欲以此案爲源，淺析商標“共存”之基礎。
一、“榮華月餅”商標訴爭案件概述
1950年，現任榮華餅家有限公司(簡稱“香港榮華”)董事長劉培齡與其他幾位股東在香港成立元朗榮華酒樓，開始使用“榮華”商標——，生産銷售包括月餅在內的糕點産品，隨後“榮華月餅”陸續被銷售到世界各地有華人居住的國家。1980年前後，隨著中國改革開放，香港“榮華月餅”通過粵港居民的探親訪友、旅遊交往等方式進入廣東地區，爲當時頗受歡迎的送禮佳品。自1987年起，香港“”開始正式進入內地地區銷售，包括省港直通車、廣州友誼商店、廣州飛翔船、廣九鐵路沿線餐廳、珠江旅運客運碼頭、深圳特區商場等區域，都能看到香港“”的身影。在1990年11月10日帶圈榮華商標“”核准注冊之時，香港榮華月餅的銷售市場至少已經到達國內的北京、沈陽、上海、新疆、內蒙、廣東、蘭州等七個省、市及自治區。
蘇國榮爲廣東順德的蘇氏“榮華月餅”生産者，其于1985年將個人擁有的商戶命名爲“榮華餅食店”，隨後該名稱曆經多次變更。1997年12月28日，蘇國榮從沂水縣永樂糖果廠受讓了後者于1989年11月14日申請的第30類第533357號帶圈榮華商標“”，自那之後，蘇國榮開始模仿香港“榮華月餅”的字樣及其花好月圓的包裝圖案進行月餅的生産銷售（簡稱 “蘇氏榮華”），但在2004年之前，無論是蘇國榮還是原商標轉讓人均未使用過該帶圈榮華注冊商標。
由此，內地市場上存在上述兩家“榮華月餅”，同時雙方爲爭奪相關“榮華”商標的歸屬與實際使用，展開了長達二十余年的訴訟紛爭。
姑且不論蘇國榮居住、生活于與港澳地區交流頻繁的珠三角地區，存在對于在先香港“”熟知的可能，其行爲是否可能存在刻意使用“榮華”作爲字號、後又購買相關商標的主觀惡意，僅僅從二者商標基礎來看，筆者認爲，香港“”的未注冊商標，由于在蘇國榮正式使用“”之前，即在世界華人心中享有極高美譽度，也在內地銷售宣傳多年，因此其存在與蘇氏“”注冊商標“共存”的理論基礎及法律依據。
二、商標“共存”的産生緣由
所謂商標“共存”，根據國際知識産權組織2006年一篇文章的定義，商標“共存”是指“兩個不同的企業使用相似或相同的商標在市場上提供商品或服務，而缺乏影響相互業務可能性的情況”。[1]商標“共存”的産生，與商標的基本功能密不可分。
商標萌芽于制造者用符號在商品上標明自己的身份，後來這一標記被人類用以追溯産品來源。生活在中世紀的人們能夠通過商品上的商標找到缺陷産品的生産者並追究其責任，在這一時期，這種標識的使用是強制性的，被稱爲“責任標識”。[2]中世紀後期，市場日益繁榮，貿易及競爭自由化的趨勢日益明顯，商人開始主動選擇使用商業標識來標明自己商品的來源，現代商標的雛形由此形成並逐漸走向成熟。商標的出現，使人們能夠輕易地辨別商品的來源，並由此選擇到自己所需的産品。伴隨著資本主義時期的到來，商標開始作爲一種無形的私有財産受到法律的承認與保護。[3]1804年，法國《拿破侖法典》率先在法律中規定了商標的保護，在這之後商標權也逐漸在各國商標法中得到確定及保護。[4]實質上，商標是一種符號，根據皮爾士的符號學理論，商標具有能指、所指和對象組成的三元結構——所謂能指，就是有形的可以被感知的標識本身，所指是指商品的出處來源或此商標擁有者在消費者心中所具有的商業信譽，對象則是商標所依附的具體的商品或服務。[5]商標並不單純只是一個標記，它是一個三位一體的統一物，包括了使用商標的主體、對象及組成商標的標志。[6]從曆史的源頭及商標的根本作用來看，商標就是指示産品來源的一種標記，購買者通過生産者在其商品上貼附的標識，能夠非常容易地區別類似産品的來源，弄清楚自己所購買的商品的來源。
當一個標識，無論其注冊與否，已經通過大量的使用，使其中所具有的識別功能和所累積的商譽達到一定程度時，就應當被視爲一個現實存在的商標。雖然目前我國以商標注冊制度爲主，但不可否認在現實情況中，具有大量的未注冊商標。同時受限制于文化、風俗、市場的限制，寓意良好且形象鮮明的商標，往往是有限的，不同主體不約而同地選用相同或近似的商標，並不存在惡意。商標“共存”，正是爲這種善意的在先使用及選擇留有余地，允許基本相同或近似商標的同時存在。在先使用的未注冊商標，通過長期的使用與在後注冊商標相比而具有顯著性，其中積累著使用者的商譽，允許其繼續在原有範圍內繼續使用相應商標，體現了公平原則，也更具備合理性，但這種共存是需要一定的前提條件與相應基礎的。
三、商標“共存”的理論基礎
——商標混淆可能性原則
商標“共存”現象在國際上並不罕見。商標“共存”的理論依據在于，即便相關商標基本相同或相似，但相關公衆並不會産生混淆或誤認，或者缺乏混淆與誤認的可能性。此理論基礎源于商標混淆可能性理論。
我國現行的商標法，通過2013年的修訂，已將商標混淆可能性原則作爲商標侵權的判定標准，在商標法第五十七條明確規定，“有下列行爲之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的……”。該項規定將混淆作爲了商標近似或商品類似情況下商標侵權的構成要件。第二款的規定則包含了三種情況，分別爲將相同商標用于類似商品上、將類似商標用于相同商品上及將類似商標用于類似商品上，在這三種情況中混淆可能性被作爲判定是否構成侵犯商標權的構成要件。如果在此類情況下消費者並不會對産品的來源産生誤解，即不存在任何的混淆可能性，這種行爲當然也就不會構成侵權。
商標“混淆原則”是英語“Likelihood of Confusion”的漢語翻譯，也常被稱爲“混淆可能性”，在我國台灣地區，則被譯爲“混淆之虞”。該詞最初來自于英美國家的商標法，美國勒尼德•漢德（Learned Hand）法官曾總結：“任何人不得誤導公衆使其認爲商品來源于原告”。[7]後來國際公約也逐步采納此術語，[8]于是商標“混淆可能性”演變爲國際商標法體系中的一個基本概念。是否會造成混淆也成爲了認定侵害商標權的一個核心理論。
根據商標混淆可能性原則，但若商標或商品並不完全相同僅爲相似，根據第二款的規定，則要結合混淆原則進行判斷。所謂商標相同，是指商標的文字、形狀及讀音等完全一致，而商標近似是指商標的文字、形狀等雖然存在差別，但由于差別並不明顯而基本相同，其主要表現就是“形”、“音”、“意”近似。而商品的相同，則是指性能、生産工藝、主要原材料及用途等相近的産品，而類似商品除了要考慮商品性能、用途及原材料等因素，還應當將消費者的心理認知因素也加入考慮。由此可見，相同商標及相同産品的判斷與近似商標及類似産品的判斷相比，更爲簡單直接。在探討哪些商標或商品構成類似時，情況更爲複雜，簡單而言就是應當在個案中進行對比，考慮請求保護的商標及其所附商品的知名度及顯著性，並在判斷過程中以一般消費者的一般注意力爲標准。
雖然商標混淆可能性原則常常使用于商標侵權的判斷中，但反向思考，若根據商標混淆可能性原則，相關商標的使用不構成侵權，那麽其使用即爲合法合理，此原則爲不會導致混淆的兩個基本相同或近似商標的同時存在，提供了空間。
在判斷相關商標是否構成近似時，在商標注冊過程中，審查員初時對于兩個標識是否構成近似的判定標准是靜態且主觀的，即在認定過程中並不會考慮相關標識在市場中的實際使用情況，僅僅簡單從兩個標識的“形”、“音”、“意”進行近似判斷。而在侵權認定過程中，法官對于這一問題的判定則是動態的，還需要考慮被控侵權標識使用者善意的在先使用以及相關標識在長期使用過程中所累積的商譽，即會考慮兩個標識在市場中的曆史使用狀態、所占市場份額、使用者主觀意識及相關消費者認知等因素，因此不允許注冊的商標，在實際使用過程中未必會構成對于相似引證商標的侵權，最終認定是否構成侵權的考量因素仍落腳于是否會造成相關消費者的混淆。
相比于商標申請注冊時的標准而言，侵權判定的標准會有所不同，也就是說，在使用者申請注冊商標被駁回，相關標識並不必然構成對引證注冊商標的侵犯，二者不能夠簡單地劃上等號，在先使用的未注冊商標由于受上述因素的影響，一方面或是在長期在先使用中産生了與對應相似注冊商標區別的顯著性特征，另一方面或是由于對應相似注冊商標的長期不使用而不存在實際混淆可能性，或是二者兼而有之，進而在侵權判定中，基本相同或相似的商標會被認定爲與對應注冊商標不相同，這正是對于上述理論的辯證分析。概而言之，標識客觀上的近似與否，並不是侵權判定的絕對條件，是否會構成混淆才是侵權判定的根本原則。最高法院的許多判例，之所以將許多看上去相似的標識最終認定爲不構成侵權，正是對于這一原則的適用。我們所提出的“共存”，更多的是具有一定區別意義上的共存，是基于可以識別商品實際來源意義上的共存。
回歸“榮華月餅”商標訴爭，蘇氏榮華持有“”注冊商標，香港榮華的“”商標兩個商標從“形”、“音”、“意”三個層次分析，“音”、“意”相同而“形”存在差別，二者構成相同商品上的近似商標，但香港榮華的“”雖然未在內地注冊，但經過多年使用已經累積其大量商譽，甚至早在1999年通過佛山市中級人民法院的判決香港榮華月餅已被認定是知名商品。對于一般消費者而言，具備一定的注意意識，若蘇氏嚴格按照其注冊商標的形式規範使用，而不要故意與香港榮華在先的未注冊商標靠近，消費者能夠區別市場上存在的香港“”與蘇氏榮華的“”，因此蘇氏“”商標與香港榮華“”商標，存在共存的理論基礎及實務依托。
四、 商標“共存”的前提條件
（1） 法律依據——商標法第四十五條及第五十九條第三款
我國商標法第四十五條第一款規定：“已經注冊的商標,違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的,自商標注冊之日起五年內,在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的,馳名商標所有人不受五年的時間限制”；第五十九條第三款規定：“商標注冊人申請商標注冊前,他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的,注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標,但可以要求其附加適當區別標識。”
上述兩個法律規定，爲我國的商標“共存”情況提供了法律依據。前者針對已有未注冊商標情況下，取得注冊商標提供了空間；後者在注冊商標已存在情況下，在先未注冊商標的繼續存在提供了空間。解讀第五十九條第三款規定，在先使用的未注冊商標若欲與相同或近似的注冊商標“共存”，需要符合以下三項條件：（1）未注冊商標的使用需發生在注冊商標申請日之前；（2）未注冊商標在注冊商標申請日前具有一定影響；（3）在先未注冊商標後續的使用僅僅局限于原有使用範圍之內，還應當注意增加區別特征（若在先未注冊商標原本即與注冊商標有所區別，並經過長期使用具備顯著性，也可以不需要增加區別特征）。
（2） 商標“共存”的前提條件
根據前文分析可知，我國相關法律關于商標“共存”需要符合一定的條件，下文具體分析商標“共存”的前提條件所包含之內容。
首先，在先使用的未注冊商標，應當經過一定時間的使用，擁有了一定的知名度，因而與在後的注冊商標相比較，具備了顯著性。此項前提條件，也反映了商標市場格局理論。所謂商標市場格局理論，即不同商標在相關市場內已經形成了相互獨立的市場格局，在《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若幹問題的意見》第1條[9]及《最高人民法院關于充分發揮知識産權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若幹問題的意見》第19條[10]都有所體現。在先使用的未注冊商標，通過長期使用而擁有一定知名度，在市場中也便占據了一席之位。以“鳄魚”商標爭議爲例，（法國）拉科斯特公司1980年在中國注冊了“鳄魚”圖形商標
，（新加坡）鳄魚國際公司于1994年進入中國，同樣使用相似的“鳄魚”圖形商標
，二者圍繞“鳄魚”圖形商標産生紛爭，最終法院認爲，在認定二者商標是否近似的時候，應當考量被告的主觀惡意、雙方共存、商標使用的曆史和現狀，以及所擁有的市場格局。在“鳄魚”案中，法院認定被告的商標在中國的知名度及影響力較大，同時雙方在國內具有各自可區分的市場及特定的消費群體，被訴標識能夠清晰指向商品生産來源，也不會不正當地擠占原告的市場份額，因此不構成侵權。[11]區分不同商標各自所占據的市場格局，體現了法律對于積累彙集于商標之上的商譽的尊重。
其次，在先使用的未注冊商標應當局限于原有的使用範圍之內並可以添加特征與注冊商標加以區分。以“狗不理”商標訴爭爲例，天豐園飯店自上世紀80年代起一直在濟南持續經營“狗不理”灌湯包，而狗不理集團則于1994年注冊了“狗不理”文字商標，2006年狗不理集團起訴天豐園飯店侵犯其注冊商標，最終法院判決認爲天豐園在濟南這一特定區域提供“狗不理豬肉灌湯包”曆史由來已久，不存在搭車利用“狗不理”注冊商標聲譽的主觀惡意，爲在先使用，可以繼續使用“狗不理豬肉灌湯包”，但不得作其他擴張性使用。[12]對于已共存的兩個相同或相似的商標，在使用時加以一定的區別，保持原有的使用範圍，其目的是爲了預防兩個相同或近似的商標在後續使用中造成混淆。所謂保持原有的使用範圍，即指僅在原有的商品類別上使用原有的標識，而不得在其他商品上擴張使用。同時爲了增加區別，也可以適當添加特征以拉大兩個近似商標的區別。
（3） 香港榮華的“”商標符合上述條件
再次回歸“榮華月餅”商標歸屬紛爭，香港榮華早在上世紀八十年代便開始進入內地，而蘇氏榮華所持有的“”商標，注冊日期則爲1989年，晚于香港榮華“”商標在內地的使用日期，更加晚于“”在香港的誕生日期（1950年）。同時，在“”商標注冊日期之前，香港榮華“”的商品已經遠銷海內外，在全體華人心中具有一定的地位。在廣東珠三角地區，由于是許多海外華人的故鄉且具有地域優勢，與境外交流頻繁，香港榮華“”的商品幸有的美譽度更高。于此同時，香港榮華在廣九直通車上刊載廣告，及在珠三角地區可合法收看到的香港電視台中投放廣告，也進一步地使“”這一標識在珠三角地區消費者心中更爲知名。綜合以上分析，香港榮華“”未注冊商標與蘇氏“”注冊商標比較，具備商標法第五十九條第二款規定的“在先使用”並“具備一定知名度”。
與此同時，香港榮華所使用的“”，其與蘇氏“”注冊商標比較，雖然讀音相同，但從形狀上看，前者采用魏體“榮華”的繁體字型，而後者則是采用“榮華”簡體字型變形後外部由圓圈包圍，二者在視覺上差異明顯。同時經過香港榮華多年對“”的使用及宣傳，消費者清楚了解市場上存在兩個“榮華”月餅，同時對于哪款月餅來自香港榮華非常清晰。如果雙方均規範使用目前已有的商標，即香港榮華使用繁體字型，蘇氏榮華使用帶圈簡體變形榮華，則消費者並不會混淆二者。
綜合以上分析，香港榮華的“”作爲在先使用的未注冊商標，已經具備一定知名度，在相關市場中占據了一定的市場份額，且辨識度較高，同時又並不與蘇氏的注冊商標完全相同，該商標具備與在後注冊商標“共存”的條件。
五、小結
前文通過論述商標“共存”的理論基礎及我國相關法律規定，結合香港榮華及蘇氏榮華具體商標的分析，可知香港榮華“”未注冊商標與蘇氏“”注冊商標比較，首先二者在規範使用商標的情況下不會導致消費者混淆，其次，前者在先使用且在後者注冊日期之前享有一定知名度，因此該兩個商標雖然讀音及意思相同，所涉及的商品相同，依舊存在共存的空間，因而香港榮華“”未注冊商標不會構成對蘇氏“”注冊商標的侵犯。
與此同時，香港榮華自上世紀五十年代起就一直使用“榮華”商標，其進入內地時，延續使用自身已長期使用的商標並不存在侵犯他人商標權、“搭便車”的故意，完完全全是一種善意的使用。姑且不論香港榮華經過多年對“”的使用，相關標識已經如法院認定的、成爲知名商品的特有名稱，蘇氏榮華在使用其注冊商標時，不規範使用其注冊商標以靠近香港榮華標識的行爲可能構成不正當競爭，僅僅從是否侵犯商標權的角度進行分析，也可見香港榮華“”同樣構成在先使用的具有一定知名度的未注冊商標，符合與在後注冊商標“共存”的條件。“”未注冊商標與“”注冊商標本即存在區別，若雙方只在原有範圍內使用商標，即香港一方使用繁體“”，蘇氏一方使用簡體帶圈“”商標，則市場中的消費者能夠區別二者商品的不同來源，更不會産生混淆。蘇氏榮華棄用帶圈“”商標，反照香港“”的方式使用，其本身也正好說明二者存在顯著區別，並反證香港“”享有極高商譽。但實際中，蘇氏榮華卻使用“榮華月餅”作爲商標，同時更模仿香港榮華花好月圓的包裝，模糊二者區別。由于蘇氏榮華對于商標不規範使用及“搭便車”的故意導致的混淆，不應當由在先善意使用“”的香港一方承擔責任。若以帶圈榮華注冊商標認定“”的使用構成侵權，則違背了公平競爭的在先使用原則，客觀上起到鼓勵不正當競爭的作用與不利影響。
在承認二者合理共存的前提下，爲進一步擴大“”未注冊商標與“”注冊商標的區別，雙方應當規範使用相關標識，即按照已有商標的形式，不加修改的加以使用，或者增加區別特征以進一步擴大二者差異。只有在雙方規範性使用自己商標、不靠近另一方商標的前提下，雙方才能夠不斷在自己的商標中積累商譽，只有這樣才能夠體現對他人的權利尊重，也能夠更好地維護自身權益。
以上是筆者關于商標“共存”的淺薄看法，抛磚引玉，供讀者參考，也希望獲得更多專家的批評指正。
（本文僅代表作者個人觀點）
注釋：
[1]Tamara Nanayakkara，“Trademark coexistence, IP and business”，WIPO Magazine，Issue 6/2006,http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html
原文：“Trademark coexistence describes a situation in which two different enterprises use a similar or identical trademark to market a product or service without necessarily interfering with each other’s businesses.”
[2]Frank Schechter，The Historical Foundations of The Law Relating to Trade － Marks［M］．New York: Columbia University Press, 1925 :39
[3]胡開忠. 知識産權法比較研究[M]. 北京:中國人民公安大學出版社, 2004 : 382.
[4]張青. 貼牌生産中的商標侵權問題研究[D]. 華南理工大學, 2013.
[5]彭學龍.商標法基本範疇的符號學分析[J]. 法學研究. 2007(01)
[6]黃晖. 商標法[M]. 北京:法律出版社, 2004年 :23.
[7]Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. Supp. 505, 509-10(S.D.N.Y)
[8]彭學龍. 論“混淆可能性”——兼評《中華人民共和國商標法修改草稿》(征求意見稿)[J]. 法律科學(西北政法學院學報), 2008(01).
[9]相關規定：人民法院在審理商標授權確權行政案件時,對于尚未大量投入使用的訴爭商標,在審查判斷商標近似和商品類似等授權確權條件及處理與在先商業標志沖突上,可依法適當從嚴掌握商標授權確權的標准,充分考慮消費者和同業經營者的利益,有效遏制不正當搶注行爲,注重對于他人具有較高知名度和較強顯著性的在先商標、企業名稱等商業標志權益的保護,盡可能消除商業標志混淆的可能性;對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公衆群體的訴爭商標,應當准確把握商標法有關保護在先商業標志權益與維護市場秩序相協調的立法精神,充分尊重相關公衆已在客觀上將相關商業標志區別開來的市場實際,注重維護已經形成和穩定的市場秩序。
[10]相關規定：妥善處理商標近似與商標構成要素近似的關系,准確把握認定商標近似的法律尺度。認定是否構成近似商標,要根據案件的具體情況。通常情況下,相關商標的構成要素整體上構成近似的,可以認定爲近似商標。相關商標構成要素整體上不近似,但主張權利的商標的知名度遠高于被訴侵權商標的,可以采取比較主要部分決定其近似與否。要妥善處理最大限度劃清商業標識之間的邊界與特殊情況下允許構成要素近似商標之間適當共存的關系。相關商標均具有較高知名度,或者相關商標的共存是特殊條件下形成時,認定商標近似還應根據兩者的實際使用狀況、使用曆史、相關公衆的認知狀態、使用者的主觀狀態等因素綜合判定,注意尊重已經客觀形成的市場格局,防止簡單地把商標構成要素近似等同于商標近似,實現經營者之間的包容性發展。
[11]最高人民法院（2009）民三終字第3號判決
[12]最高人民大院（2008）民三監字第10-1號民事判決